viernes, septiembre 30, 2022
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En Colombia, el motivo más frecuente de rechazo al registro de una marca es el que pueda confundirse con alguna previamente registrada o solicitada por un tercero. La norma que regula esta causal de irregistrabilidad en nuestro país establece que dos requisitos deben cumplirse para que el signo sea rechazado por confundibilidad:

  • Que sea idéntico, o se asemeje, a una marca previamente registrada o solicitada
  • Que pretenda identificar productos y/o servicios idénticos, o conexamente competitivos, con aquellos identificados por la marca previamente registrada o solicitada.

Esta prohibición otorga una protección a los derechos previamente adquiridos sobre una marca, y es la que faculta a sus titulares a oponerse a la solicitud de un signo por considerarlo confundible con su marca prioritaria. En casos donde titulares de marcas prioritarias no se oponen a solicitudes posteriores, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), oficiosamente puede negar el registro del signo solicitado cuando considera que es confundible con una marca previamente registrada.

Aunque históricamente fue así en la mayoría de los países, actualmente hay lugares donde ya no ocurre de esta manera. En la Unión Europea, por ejemplo, las Oficinas de Marcas únicamente realizan el análisis de confundibilidad entre signos cuando un tercero presenta oposición a una solicitud con fundamento en su marca previamente registrada.

En Estados Unidos, aunque el examinador sí realiza el análisis de confundibilidad y puede rechazar de oficio una solicitud sin haberse presentado oposición en su contra, ha aceptado la anuencia del titular de la marca previamente registrada para permitir el registro del signo solicitado. Esto lo ha hecho mediante la aceptación de cartas de consentimiento (conocidas comúnmente como letters of consent) y acuerdos de coexistencia, donde media la aceptación del titular de la marca citada de oficio para superarla como obstáculo y permitir el registro del signo solicitado.

En México, aunque se no se aceptaban estas cartas de consentimiento ni acuerdos de coexistencia (alegando una protección a los derechos de los consumidores), desde la promulgación de su nueva ley de propiedad intelectual en 2018, se han tenido en cuenta y han servido para conseguir el registro de signos que inicialmente fueron negados por ser confundibles con marcas previamente registradas.

Sin embargo, en Colombia la postura de la SIC ha sido contundente en rechazar de tajo estas cartas y acuerdos, justificando una protección al consumidor de un eventual riesgo de confusión. Pero ¿no son quienes concurren en el mercado quienes tienen mayores elementos de juicio para determinar si sus marcas son confundibles o no?

Al respecto, la SIC no ha dado brazo a torcer, y por esta razón, en Colombia, no es posible lograr el registro de un signo que sea considerado confundible con una marca previa, incluso si el titular de la marca previa da su consentimiento. Esto, sin duda alguna, supone una barrera para la incursión de nuevos productos y servicios en el mercado, y refleja un formalismo desmedido que desconoce la evolución de los criterios de análisis de las oficinas de marcas de cara a las dinámicas del mercado moderno.

De este modo, en Colombia, el solicitante del signo rechazado solo cuenta con dos alternativas en Colombia:

  • Acordar con el titular de la marca previa una limitación significativa de los productos y/o servicios que una y otra marca identifican (pero que aun así no garantizará la aceptación por parte de la SIC).
  • Firmar un acuerdo con el titular de la marca previa donde este le permita el uso comercial de su signo en el mercado, que sólo le brindará la facultad de usarlo libremente, pero no los derechos propios que otorga una marca registrada.

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