viernes, septiembre 30, 2022
Sara Merizalde

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió su interpretación prejudicial en relación con el sonado caso de los zapatos Crocs Inc. vs Evacol S.A.S.; respecto a la posible violación de los derechos de propiedad industrial por parte de este último sobre una marca tridimensional consistente en la forma de un zapato de goma tipo zueco.

En este escenario, el presunto infractor había registrado previamente un diseño industrial sobre la forma de un zapato aparentemente similar a la marca tridimensional registrada y había comercializado productos similares, con anterioridad.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, delegatura de Asuntos Jurisdiccionales) falló en primera instancia a favor de la empresa extranjera Crocs y le ordenó a la compañía nacional Evacol retirar de los establecimientos de comercio todos los productos infractores y destruir los moldes utilizados para su fabricación.

También le impuso una multa, por concepto de indemnización de perjuicios. La sociedad demandada interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Dentro de este proceso, ese tribunal solicitó la interpretación prejudicial al máximo órgano de la Comunidad Andina, que se estudia en este escrito.

El objeto de la interpretación prejudicial es precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, sin calificar los hechos materia del proceso ni tampoco decidir de fondo el asunto.

En ese sentido, el Tribunal CAN entró a analizar diferentes temas de gran envergadura, como la procedencia de la acción por infracción de derechos; las condiciones para establecer la coexistencia pacífica de signos distintivos; el riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional; y la existencia o no de infracción a una marca tridimensional en el evento en que, previo al registro, se han comercializado productos –presuntamente– similarmente confundibles.

A nuestro juicio, uno de los temas que merecen mayor atención es el de la eventual coexistencia pacífica de derechos; es decir, la posibilidad de la protección simultánea por diseño industrial y marca tridimensional en cabeza de titulares distintos.

Las formas novedosas son susceptibles de protección a través de diferentes derechos:

  • Así pueden protegerse como modelo de utilidad (si de su conformación se deriva una ventaja funcional)
  • Como diseño industrial (si su apariencia externa hace más atractivo el producto)
  • Como marca tridimensional (si con ella se cumple una función distintiva)
  • Y, finalmente, de manera indirecta, a través de las normas de competencia desleal (para evitar que se origine confusión o se desvíe la clientela por medios contrarios a los usos honestos del comercio)
Es posible descartar la protección como modelo de utilidad y diseño industrial, cuando los productos han circulado en el mercado, ya que por esa razón no cumplen con el requisito de novedad.

Uno de los aspectos más novedosos de la interpretación del Tribunal CAN fue la precisión de que, en caso de presentarse un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional, que están debidamente protegidos, pero en cabeza de titulares diferentes, habrá que privilegiar el registro más antiguo, en aplicación del principio primero en el tiempo, primero en el derecho (prior intempore, potior in iure).

Finalmente, el Tribunal CAN precisó que, a diferencia de lo que ocurre con las marcas denominativas y figurativas, algunas marcas no tradicionales, como es el caso de las marcas de color y la tridimensional, tienen una mayor potencialidad de generar en su titular la capacidad de restringirla competencia.

De allí la necesidad de que las oficinas de propiedad industrial sean muy cuidadosas y rigurosas al momento de otorgar el registro a este tipo de marcas.

Artículo publicado en la edición #479 de los meses de abril y mayo de 2022.

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